(1) 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下，両者を併せて「特許権者等」という。）が我が国において特許製品を譲渡した場合には，当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力は，当該特許製品の使用，譲渡等（特許法２条３項１号にいう使用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず，特許権者は，当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。

　特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，特許権を行使することが許されるというべきである。そして，上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては，当該特許製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり，当該特許製品の属性としては，製品の機能，構造及び材質，用途，耐用期間，使用態様が，加工及び部材の交換の態様としては，加工等がされた際の当該特許製品の状態，加工の内容及び程度，交換された部材の耐用期間，当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。

　我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，我が国において特許権を行使することが許されるというべきである。そして，上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては，特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合と同一の基準に従って判断するのが相当である。

　しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。

　けだし、(１)　特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、(２)　一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」（特許法一条参照）という特許法の目的にも反することになり、(３)　他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものということができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。

　我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。

　すなわち、(１)　さきに説示したとおり、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。(２)　他方、特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。そして、(３)　子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきであり、また、(４)　特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。

１　特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な権利を付与することによって発明を奨励するとともに、第三者に対しても、この公開された発明を利用する機会を与え、もって産業の発達に寄与しようとするものである。このことからすれば、特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の根幹の一つであるということができる。

２　薬事法は、医薬品の製造について、その安全性等を確保するため、あらかじめ厚生大臣の承認を得るべきものとしているが、その承認を申請するには、各種の試験を行った上、試験成績に関する資料等を申請書に添付しなければならないとされている。後発医薬品についても、その製造の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要する点では同様であって、その試験のためには、特許権者の特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品を生産し、使用する必要がある。もし特許法上、右試験が特許法六九条一項にいう「試験」に当たらないと解し、特許権存続期間中は右生産等を行えないものとすると、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる。この結果は、前示特許制度の根幹に反するものというべきである。

　３　他方、第三者が、特許権存続期間中に、薬事法に基づく製造承認申請のための試験に必要な範囲を超えて、同期間終了後に譲渡する後発医薬品を生産し、又はその成分とするため特許発明に係る化学物質を生産・使用することは、特許権を侵害するものとして許されないと解すべきである。そして、そう解する限り、特許権者にとっては、特許権存続期間中の特許発明の独占的実施による利益は確保されるのであって、もしこれを、同期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための右生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものといわなければならない。

　実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をするなどして、第三者が右出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知つた後に、補正によつて登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が元の登録請求の範囲を拡張、変更するものであつて、第三者の実施している物品が、補正前の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属しなかつたのに、補正後の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属することとなつたときは、出願人が第三者に対して実用新案法一三条の三に基づく補償金支払請求をするためには、右補正後に改めて出願人が第三者に対して同条所定の警告をするなどして、第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要するが、その補正が、願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するために右警告ないし悪意を要件とした同条の立法趣旨に照らせば、前者の場合のみ、改めて警告ないし悪意を要求すれば足りるのであつて、後者の場合には改めて警告ないし悪意を要求しなくても、第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。

　まず，特許法は，発明者が特許を受ける権利を有するものとし（特許法２９条１項柱書き。以下「法」という。），冒認出願に対しては拒絶査定をすべきものとしている（法４９条６号）。また，冒認出願は先願とはされず（法２９条の２括弧書き，法３９条６項），新規性喪失の例外規定（法３０条２号）を設けて，冒認出願がされても発明者等が特許出願をして特許権者となり得る余地を残し，発明者等の特許を受ける地位を一定の範囲で保護している。冒認出願者に対して特許権の設定登録がされた場合，その冒認出願は無効とされている（法１２３条１項６号）が，特許法上，発明者等が冒認者に対して特許権の返還請求権を有する旨の規定は置かれていない。さらに，特許権は，特許出願人（登録後は登録名義人となる。）を権利者として発生するものであり（法６６条１項），たとえ，発明者等であったとしても，自己の名義で特許権の設定登録がされなければ，特許権を取得することはない。

　このような特許法の構造に鑑みると，特許法は，冒認出願をして特許権の設定登録を受けた場合に，当然には，発明者等から冒認出願者に対する特許権の移転登録手続を求める権利を認めているわけではないと解するのが相当である。　そうすると，原告が本件特許発明の真の発明者であり，被告が冒認者であるとしても，そのことから直ちに，原告の被告に対する本件特許権の移転登録手続請求を認めることはできない。

　他方，上告人は，本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの，特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても，本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され，本件発明について上告人が特許権者となることはできない結果になるのであって，それが不当であることは明らかである（しかも，本件特許権につき特許無効の審決がされることによって，真の権利者であることにつき争いのない上告補助参加人までもが権利を失うことになるとすると，本件において特許無効の審判手続を経るべきものとするのは，一層適当でないと考えられる。）。また，上告人は，特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえ，これによって本件発明につき特許権の設定の登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいい難い。その上，上告人は，被上告人に対し本件訴訟を提起して，本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求めていたのであるから，この訴訟の係属中に特許権の設定の登録がされたことをもって，この確認請求を不適法とし，さらに，本件特許権の移転登録手続請求への訴えの変更も認めないとすることは，上告人の保護に欠けるのみならず，訴訟経済にも反するというべきである。

　これらの不都合を是正するためには，特許無効の審判手続を経るべきものとして本件特許出願から生じた本件特許権自体を消滅させるのではなく，被上告人の有する本件特許権の共有者としての地位を上告人に承継させて，上告人を本件特許権の共有者であるとして取り扱えば足りるのであって，そのための方法としては，被上告人から上告人へ本件特許権の持分の移転登録を認めるのが，最も簡明かつ直接的であるということができる。

　(3)　そこで，判断するに，特許法（以下，単に「法」ともいう。）２９条の２における「出願公開」という要件は，後願の出願後(当該特許出願後)に先願(当該特許出願の日前の他の特許出願)についての「出願公開」がされれば足りるのであり，後願の査定時に未だ先願の出願公開がされていない場合には，担当の審査官が先願の存在をたまたま知り得たとしても，その時点で査定をする限り，特許査定をしなければならないが，その後にその先願の出願公開がされたときは，法２９条の２所定の「出願公開」の要件を満たし，法１２３条１項２号に該当するものとして特許無効審判を請求することができるものと解するのが相当である。

　(b)　法２９条の２が設けられた主たる趣旨を考察すると，当該特許出願の日前の他の特許出願（先願）の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明は，一部の例外を除きすべて出願公開によって公開されるものである（法６４条等）から，後願である当該特許出願は，先願について出願公開がされなかった例外的な場合を除き，社会に対して何ら新しい技術を提供するものではないという点にあるものと解される。　この趣旨に照らすと，上記のように解するのが相当である。後願である当該特許出願についての特許査定時期と先願の出願公開時期との先後関係がいかにあろうとも，すなわち，後願の特許査定後に先願の出願公開がされたとしても，後願である当該特許出願が社会に対して何ら新しい技術を提供するものではないことに変わりはないからである。

　ところで、原告は、本件審決は、本願発明の出願日との関係で引用すべからざる文献を引用した旨主張するから、この点について審案するに、特許法第二九条の二の規定は、後願の出願後に先願の出願公告又は出願公開がなされたときには、先願の願書に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一である限り（双方の発明者が同一人であるか、双方の出願人が同一である場合を除く。）後願は許されないとするもので、昭和四五年法律第九一号による出願審査制度（同法第四八条の二ないし六）や出願公開制度（同法第六五条の二及び三）の新設と同時に設けられた規定であるが、その主たる立法趣旨は、先願主義のもと、先願の出願公告又は出願公開以前に出願された後願であつても、その内容が先願の明細書又は図面に記載された発明と同一内容の発明である場合には、そのような発明に特許を与えることは、公開に対する代償としての特許制度の趣旨から妥当ではなく、先願の明細書及び図面の記載事項全部に先願としての地位を認め、その内容と同一の発明に係る後願を排除することが妥当であるとする点と新たに設ける出願審査請求制度のもとにおいて、他の出願（先願）の審査請求や査定の確定、更には他の出願（先願）の取下、放棄、無効の確定をまたずに当該特許出願（後願）の処理を可能にするには、先願の全内容、すなわち、補正、分割により特許請求の範囲を増減変更できる範囲の最大限である当初の明細書及び図面の記載事項全部に先願としての地位を認めておかなければ、客観的にみて後願の妥当かつ迅速な処理が不可能であるという点にあるものと解されるところ、このことは先願が優先権主張のない国内出願であると優先権主張を伴う出願であると問わないところであるから、優先権主張を伴う特許出願においても、優先権主張のない国内出願におけるのと同様、その出願人は、補正、分割（優先権主張具備の分割出願）により特許請求の範囲を当初の明細書及び図面に記載された範囲全部に拡張、変更することができ、それについてパリ条約第四条Ｂ項及び特許法第二六条の規定による優先権の利益を享受し得るものと解すべきであつて、優先権主張を伴う出願においても、その明細書及び図面に記載された範囲全部に実際に特許請求の範囲に記載された発明と同じ先願としての地位の基準日、換言すると後願排除の基準日を与えるのが相当であり、この場合の先願としての地位の基準日（後願排除の基準日）は、パリ条約第四条Ｂ項及び特許法第二六条の規定により優先権主張日（第一国出願日）を指すものと解すべきである。このように解することは、特許法第二九条第一項第三号の規定や出願の日から一年六か月経過後に行われる出願公開及び出願日から自由に補正をすることができるとされている一年三か月の期間が、優先権主張出願については、我が国における現実の出願日からではなく、優先権主張日から起算される（同法第一七条第一項ただし書）とされていることも整合するものである。

 　けだし、同法二九条一項のいわゆる新規性喪失に関する規定の例外規定である同法三〇条一項にいう「刊行物に発表」するとは、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合を指称するものというべきところ、公開特許公報は、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたことにより、特許庁長官が手続の一環として同法六五条の二の規定に基づき出願にかかる発明を掲載して刊行するものであるから、これによって特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないからである。そして、この理は、外国における公開特許公報であっても異なるところはない。